原告貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱貴陽(yáng)老干媽公司）擁有“老干媽”文字注冊(cè)商標(biāo)，且“老干媽”已經(jīng)為國(guó)內(nèi)外廣大消費(fèi)者所知悉。被告A食品有限公司（簡(jiǎn)稱A公司）制造、銷售的牛肉棒產(chǎn)品包裝的正面上部標(biāo)有其自有的 “牛頭牌及圖”商標(biāo)，中部則印有“老干媽味”字樣。貴陽(yáng)老干媽公司認(rèn)為A公司未經(jīng)其同意，擅自涉案產(chǎn)品上使用涉案商標(biāo)“老干媽”，B超市有限公司（簡(jiǎn)稱B公司）銷售使用涉案商標(biāo)“老干媽”的涉案產(chǎn)品，屬于惡意侵犯馳名商標(biāo)專用權(quán)的行為。故訴至法院，請(qǐng)求判令被告立即停止侵犯貴陽(yáng)老干媽公司馳名商標(biāo)專用權(quán)的行為，并賠償經(jīng)濟(jì)損失300萬(wàn)元。被告A公司則辯稱涉案產(chǎn)品包裝突出使用了自己的注冊(cè)商標(biāo)“牛頭牌及圖”，而“老干媽味”字體偏小，消費(fèi)者不會(huì)對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆與誤認(rèn)。牛肉棒除了“老干媽味”，還有“原味”、“麻辣”、“黑胡椒”，“老干媽味”是對(duì)產(chǎn)品配料品牌的真實(shí)、合理描述和使用。因此，其生產(chǎn)、銷售涉案產(chǎn)品的行為不屬于商標(biāo)使用行為，更談不上商標(biāo)侵權(quán)。

 

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2016年8月22日作出（2015）京知民初字第1944號(hào)民事判決：一、A公司立即停止在其生產(chǎn)、銷售的牛肉棒商品上使用“老干媽味”字樣，B公司停止銷售上述印有“老干媽味”字樣的牛肉棒；二、A公司賠償貴陽(yáng)老干媽公司經(jīng)濟(jì)損失及合理支出共計(jì)四十二萬(wàn)六千五百元；三、駁回貴陽(yáng)老干媽公司的其它訴訟請(qǐng)求。宣判后，A公司向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。北京市高級(jí)人民法院于2017年4月24日以同樣的事實(shí)作出（2017）京民終28號(hào)民事二審判決，駁回上訴、維持原判。

 

　　法官說(shuō)法：

 

　　本院認(rèn)定“老干媽”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，可以享有跨類保護(hù)，因此原告有權(quán)制約他人在牛肉棒類產(chǎn)品上使用其商標(biāo)的行為，但判斷是否成立商標(biāo)侵權(quán)的前提是需被告客觀上存在商標(biāo)使用行為。筆者從以下角度去探析相對(duì)于普通商標(biāo)，馳名商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的特殊性。

 

　　一、馳名商標(biāo)專用權(quán)與禁用權(quán)邊界的特殊性

 

　　我國(guó)《商標(biāo)法》規(guī)定了商標(biāo)權(quán)人積極使用商標(biāo)的權(quán)利和排除他人侵犯商標(biāo)權(quán)的權(quán)利，即商標(biāo)權(quán)人的專用權(quán)和禁用權(quán)，賦予權(quán)利人禁用權(quán)意在于維護(hù)其專用權(quán)，而權(quán)利人所享有的專用權(quán)與禁用權(quán)均體現(xiàn)了對(duì)商標(biāo)功能的維護(hù)與發(fā)揮。由于傳統(tǒng)商標(biāo)制度是以“禁止混淆”理論搭建的，商標(biāo)最核心的功能在于區(qū)分商品或服務(wù)的來(lái)源。就此而言，商標(biāo)權(quán)人的專用權(quán)和禁用權(quán)的邊界是一致的。但對(duì)具備內(nèi)在價(jià)值的馳名商標(biāo)而言，由于科技進(jìn)步推動(dòng)了國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展，商業(yè)交易新形式的出現(xiàn)，市場(chǎng)的擴(kuò)大和商業(yè)廣告的流行，商標(biāo)權(quán)人為塑造和維護(hù)馳名商標(biāo)的品牌效應(yīng)付出了巨大成本，馳名商標(biāo)具備了識(shí)別來(lái)源功能之外的廣告功能。為維持這種品牌宣傳效果，讓商標(biāo)在消費(fèi)者心目中的形象不受到干擾和破壞，就成了權(quán)利人最為重要的利益訴求，此時(shí)，馳名商標(biāo)權(quán)利人需要的禁用權(quán)邊界就大于其專用權(quán)的邊界。

 

　　二、商標(biāo)使用分為“識(shí)別性商標(biāo)使用”和“廣告性商標(biāo)使用”

 

　　涉案產(chǎn)品突出使用了被告自己的注冊(cè)商標(biāo)“牛頭牌及圖”，而“老干媽味”字樣則位于中部，字體偏小，“牛頭牌及圖”在消費(fèi)者中享有較高知名度。因此，可以認(rèn)定消費(fèi)者施加一般注意力即可分辨出此商品來(lái)源，不會(huì)對(duì)涉案產(chǎn)品的來(lái)源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)。傳統(tǒng)混淆理論認(rèn)為“商品來(lái)源存在混淆的可能”是商標(biāo)保護(hù)的基礎(chǔ)，依據(jù)傳統(tǒng)混淆理論對(duì)“商標(biāo)使用”的定義，被告使用“老干媽味”字樣并非用于識(shí)別來(lái)源，那本案豈不沒(méi)有商標(biāo)使用行為？答案當(dāng)然是否定的。

 

　　正如上述分析，馳名商標(biāo)的禁用權(quán)邊界遠(yuǎn)大于其專用權(quán)。事實(shí)上，對(duì)只具有識(shí)別功能的商標(biāo)，傳統(tǒng)混淆理論確實(shí)沒(méi)問(wèn)題，但對(duì)具備顯著廣告效應(yīng)的馳名商標(biāo)而言，無(wú)混淆，仍可能侵害權(quán)利人的利益。這正是傳統(tǒng)商標(biāo)混淆理論的局限所在。商標(biāo)從最初具有的單一識(shí)別來(lái)源功能，到現(xiàn)在，其中一部分特定商標(biāo)因其自身良好聲譽(yù)還具備了廣告功能和保證功能，因此，從商標(biāo)的功能視角去解釋“商標(biāo)使用”，可以將其分為“識(shí)別性商標(biāo)使用”和“廣告性商標(biāo)使用”。具體到本案，被告用涉案馳名商標(biāo)來(lái)描述自己的產(chǎn)品，雖不屬于識(shí)別性商標(biāo)使用，但卻屬于廣告性商標(biāo)使用，仍然符合判定商標(biāo)侵權(quán)的前提條件。

 

　　三、“描述性使用”并不是與“商標(biāo)使用”并列的一個(gè)概念，而是作為“商標(biāo)使用”中的一種合理使用情形

 

　　并不是任何對(duì)商標(biāo)的使用行為都構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)，商標(biāo)合理使用就是對(duì)商標(biāo)專用權(quán)的一種限制。商標(biāo)法上的合理使用主要包括兩種情形：描述性使用與指示性使用。具體到本案，涉案產(chǎn)品上雖然印有的是“老干媽味”字樣，涉案產(chǎn)品也確實(shí)添加了“老干媽”牌豆豉，但不同于“原味”、“香辣”、“黑胡椒”等口味，“老干媽”在現(xiàn)實(shí)生活中并非任何一種口味，也不是任何一種原料，而是原告所擁有的馳名商標(biāo)。因此，不能將“老干媽”視為一個(gè)描述性詞匯運(yùn)用在涉案產(chǎn)品之上。同時(shí)，指示性使用必須是為說(shuō)明或傳達(dá)真實(shí)信息所必需，本案被告可以直接采取標(biāo)注“麻辣味”、“豆豉味”等字樣來(lái)說(shuō)明涉案牛肉棒的口味，而非替代性地借用涉案馳名商標(biāo)。

 

　　因此，被訴侵權(quán)行為易引起消費(fèi)者將涉案產(chǎn)品與原告貴陽(yáng)老干媽公司之間搭建不恰當(dāng)?shù)穆?lián)系，將“老干媽”商標(biāo)所享有的優(yōu)良商譽(yù)投射到涉案產(chǎn)品之上，故不屬于合理使用的范疇，

 

　　四、馳名商標(biāo)中的混淆式侵權(quán)與淡化式侵權(quán)

 

　　識(shí)別性商標(biāo)使用與廣告性商標(biāo)使用均屬于商標(biāo)使用，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)踐積累，馳名商標(biāo)侵權(quán)的前提條件不再僅僅是識(shí)別性商標(biāo)使用行為，還包括了廣告性商標(biāo)使用行為，兩者區(qū)別主要體現(xiàn)在：在識(shí)別性商標(biāo)使用行為中，被訴侵權(quán)人是將權(quán)利人的商標(biāo)當(dāng)作“識(shí)別標(biāo)識(shí)”來(lái)使用，目的是使消費(fèi)者對(duì)來(lái)源產(chǎn)生混淆，屬于混淆式侵權(quán)；而在廣告性商標(biāo)使用行為中，被訴侵權(quán)人并沒(méi)有把權(quán)利人的馳名商標(biāo)當(dāng)作識(shí)別標(biāo)識(shí)使用，而是將其用于包裝、宣傳中，起到廣告作用，甚至被訴侵權(quán)人在其商品或服務(wù)中還標(biāo)注了自己的商標(biāo)以表明其正確來(lái)源，后果在于淡化馳名商標(biāo)的顯著性，屬于淡化式侵權(quán)。

 

　　本案中，被告A公司將涉案馳名商標(biāo)作為自己牛肉棒產(chǎn)品的系列名稱，用涉案馳名商標(biāo)來(lái)描述自己的產(chǎn)品，會(huì)使消費(fèi)者誤以為涉案產(chǎn)品與商標(biāo)權(quán)人貴陽(yáng)老干媽公司具有某種聯(lián)系，被告A公司將“老干媽味”作為一種口味，有可能導(dǎo)致涉案馳名商標(biāo)的顯著性、識(shí)別性減弱，甚至?xí)?dǎo)致其通用名稱化。

 

　　基于以上分析，為了避免涉案馳名商標(biāo)“老干媽”最后淡化為一種通用的口味描述性詞匯，有必要在本案中對(duì)該馳名商標(biāo)作出反淡化保護(hù)，根據(jù)《商標(biāo)法》第十三條、《馳名商標(biāo)司法解釋》第九條第二款規(guī)定，被告A公司的生產(chǎn)、銷售行為，侵犯了原告貴陽(yáng)老干媽公司所擁有的涉案商標(biāo)專用權(quán)和禁用權(quán)。

 

　　隨著國(guó)內(nèi)外貿(mào)易的蓬勃發(fā)展，商標(biāo)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，境內(nèi)企業(yè)越來(lái)越注重商標(biāo)培育，馳名商標(biāo)也隨之大批涌現(xiàn)。越來(lái)越多的侵權(quán)者并不會(huì)直接簡(jiǎn)單地在自己商品上標(biāo)注一個(gè)與馳名商標(biāo)類似的商標(biāo)以混淆消費(fèi)者，而是把他人馳名商標(biāo)作為自己產(chǎn)品的系列名稱，或者用他人馳名商標(biāo)來(lái)描述自己產(chǎn)品。商標(biāo)權(quán)人為塑造和維護(hù)馳名商標(biāo)的品牌效應(yīng)付出了巨大成本，在這樣的背景下，如果還堅(jiān)持傳統(tǒng)混淆理論對(duì)“商標(biāo)使用”的定義，就會(huì)使大量“搭便車”、“傍名牌”的侵權(quán)行為被認(rèn)定為不構(gòu)成商標(biāo)使用行為，將不利于馳名商標(biāo)的保護(hù)。因此，需要對(duì)“商標(biāo)使用”作出相應(yīng)的擴(kuò)大解釋。本案從商標(biāo)功能視角出發(fā)將“商標(biāo)使用”區(qū)分為“識(shí)別性商標(biāo)使用”和“廣告性商標(biāo)使用”，進(jìn)而將馳名商標(biāo)侵權(quán)區(qū)分為混淆式侵權(quán)與淡化式侵權(quán)。同時(shí)明確“描述性使用”并不是與“商標(biāo)使用”并列的一個(gè)概念，而是作為“商標(biāo)使用”中的一種合理使用情形。商標(biāo)法上的合理使用主要包括兩種情形：描述性使用與指示性使用。